本期嘉宾：
张 平 北京大学法学院教授
邓 峰 北京大学法学院副教授
金勇军 清华大学经管学院知识产权专家
郭修申 中华商标协会中企商标发展中心副主任
吕志华 国家工商总局商标法专家话题背景
近日，陕西省高级人民法院就北京羊老大服装公司(下称“北京羊老大”)和陕西榆林市羊老大制衣公司(下称“榆林羊老大”)的商标纠纷案做出终审判决。在“北京羊老大”拥有国家商标局颁发的商标注册证的情况下，判决“羊老大”系列商标归“榆林羊老大”所有，引发了中国企业发展中面临的公司治理以及如何依法清晰界定法院民事审判权与商标局商标核准权之间的界限难题。
1995年7月，孙郦馨与王飞等成立“榆林羊老大”并申请注册了“羊老大”文字商标。2000年8月，二人又以转让“羊老大商标”为条件，在北京融资成立了“北京羊老大”，并约定先以“榆林羊老大”的名义申请注册“羊老大”图形商标和文字+图形商标，待公司注册完毕后，再将上述三个系列商标一并转让给“北京羊老大”。2002年，“北京羊老大”成为“羊老大”系列商标的惟一合法所有人。
其间，王飞利用同时担任两个“羊老大”公司法定代表人的身份，在两公司之间签订“联合声明”：“北京羊老大服装有限公司，愿将本公司注册商标‘羊老大’品牌无偿转让给榆林市羊老大制衣有限公司。”但是，“联合声明”后，双方并没有办理商标转让手续。
随后王飞成立了榆林市羊老大集团服饰公司，生产和销售“羊老大”牌服装，并向榆林市中级人民法院提起商标侵权诉讼。一审法院判决文字商标归“榆林羊老大”，图形和文字+图形商标归“北京羊老大”。判决生效后双方均提起上诉，陕西省高院则判决三个“羊老大”系列商标全部归“榆林羊老大”。
议题一 自我交易侵犯股东权益
主持人：这起纠纷的症结是“联合声明”，签发此声明的是两家公司一肩挑的法人代表。这种“左手给右手”的交易在公司治理中属于什么性质？应该如何看待该“联合声明”？
邓峰：本案中“联合声明”属于自我交易，或者关联交易。这是一起公司法定代表人违反《公司法》的竞业禁止和诚信义务，违反公司章程，侵害股东利益，挑起恶意诉讼的一起非常典型的案件，也是目前公司治理中普遍存在的情况。一个人担任了几家公司的法定代表人，随意处置公司资产，擅自为公司设定义务。包括上市公司的资产被母公司挪用，股转债、信息披露、分类表决甚至国有股减持等等，“羊老大”商标案与这些问题在本质上是一样的，都凸现了目前我国公司治理中大股东过分控制公司，侵害公司本身利益的现象。
金勇军：“联合声明”可以视作合同，但必须认定它是哪一种合同。合同的性质不同，其约束条件以及相关的权利义务也不同。可两审法院都没有认定“联合声明”究竟是哪一种合同。
“联合声明”的内容是“无偿转让”，显然属于赠与合同。合同法第186条明确规定赠与人具有撤销赠与权。“北京羊老大”在一审中已经公开宣布撤销这种赠与行为，依照合同法，“联合声明”随即失去法律效力，可两审法院都没提这一点。
如果赠与人不履行赠与行为或撤销了赠与行为，受赠人能不能依据赠与合同，要求赠与人履行赠与义务？合同法第188条明确规定：“具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的赠与合同或者经过公证的赠与合同，赠与人不交付赠与的财产的，受赠人可以要求交付。”本案的赠与声明显然不属于上述内容，因此，“榆林羊老大”不能根据“联合声明”要求“北京羊老大”转让商标权，法院也不能判决“北京羊老大”履行无偿转让商标的赠与合同。
议题二 股东会有权纠正自我交易
主持人：那么公司应该如何防止产生类似本案情况的“自我交易”，或者“关联交易”？
邓峰：股东会对侵害公司利益的行为有纠正权。在现行法律框架内，公司法第61条明确规定了董事的竞业禁止，这足以使得一个法官宣布该“联合声明”无效。而在修改的公司法草案中，则明确规定了董事、经理等高级管理人员，也包括法定代表人在内的诚信义务。
为防止产生本案类似的自我交易，或者关联交易，一般要采用法律、章程来加以控制，具体的控制方式则是根据所需要决策事情的重要性，采取股东会批准、董事会决议等方式，在美国一般要独立董事批准，否则合同不能对外发生效力。
在本案中，“北京羊老大”行使了纠正权，并向法院提交了股东会对“联合声明”宣告无效的决议，但法院显然是忽视了公司治理的特性，也否定了公司对自己行为的纠正权。
议题三 注册商标效力以商标局注册登记为准
主持人：法院在民事诉讼中做出关于商标权属的有效判决，能否标志当事人就自动取得了商标专用权？
吕志华：据商标法第39条规定，转让注册商标经商标局核准后予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。商标权是须经法定程序才能予以确立的权利，转让商标是确立新的商标权利人的过程，也必须经过法定程序，即商标局的核准和公告。未经商标局核准并公告的商标转让行为，其受让的注册商标不具有法律效力。法院即使做出有效的关于商标权属的民事判决，也不意味着当事人就自动取得了商标专用权，商标专用权依然属于商标局注册档案簿中载明的商标权利人，也就是现在有效的《商标注册证》上标明的注册人。
郭修申：商标局的行政行为无疑应受司法的监督。商标法第41条明确规定的商标争议的解决机构是商标评审委员会，第43条明确规定双方对评审委员会做出的裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。但这是行政诉讼，而不是民事诉讼。陕西的两审法院直接通过民事诉讼来审查国家商标局作出的行政行为，显然超出了民事诉讼的管辖范围，违反了商标法设置的行政前置程序。如果所有的法院都用民事诉讼来直接审查行政行为，那么商标法还有何用？
议题四 商标确权中行政程序与司法程序的关系
主持人：近年来商标转让中的纠纷频发，引发的诉讼战火连绵不断。普遍涉及到商标确权的行政审核权与司法审查权的界定及程序问题，比如司法程序能否跨越行政程序直接进行确权？商标转让中的“同类商标一并转让”原则是自治原则还是强制性原则？
张平：商标权的原始取得和继受取得必须经过申请、审查、核准公告等特定的行政程序。尽管TRIPS协定中规定了司法审查权，我国商标法的修改也体现了这一原则，但当行政程序没有启动或没有完成，司法程序不能进行确权，一定是行政程序在先，司法程序在后。
据商标法实施条例第25条规定，双方达成转让协议后，应当由受让方负责向商标局提出办理转让商标的申请手续，若受让方没履行这一义务，应当由受让人承当后果。在本案中，即使双方签订的“联合声明”有效，“榆林羊老大”并没有提出转让申请，联合声明涉及到的商标转让，由于没有履行商标法规定的必要行政程序，不能认为“联合声明”涉及到的商标转让成立。显然，“北京羊老大”拥有的商标权没有发生变更。
郭修申：商标法实施条例第25条确立有同类商标一并转让的原则，但这个原则的前提是当事人自愿转让商标，而不是强制原则。据此原则，商标局在受理转让申请中，如果发现当事人没有一并转让，商标局应责令当事人改正，一并办理转让，如果当事人违背此原则不进行一并转让，商标局就要拖延或拒绝办理转让。
由于一并转让原则基于当事人的意思表示一致，如果当事人不同意一并转让，法院不能强制判决当事人一并转让，否则就违背了商标转让基于当事人意思自治的基本原则。二审法院在把一个商标判给“榆林羊老大”，再利用一并转让原则把其他商标也判给“榆林羊老大”后，显然违背了商标法的基本原则。 |
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